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益友视点 | 知识产权合规——注册商标的使用

时间:2022-06-06  作者:益友天元

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引言


商标的基本功能是区别商品或服务来源,要实现商标的这一功能,就必须将商标投入使用。商标注册成功后并非一劳永逸,如果商标权人无正当理由不使用,或者使用不规范,会为以后的维权带来诸多不便,甚至引发各类法律风险,如丧失商标权、侵犯他人注册商标专用权等。

经营者应当在商标使用环节注意合规管理,保证商标注册后能合法存续并实现其价值。


一、长期不使用注册商标的被撤销风险


长期不使用注册商标,不仅占用有限的商标资源,也严重影响有正当注册需求的市场主体依法注册相同或近似商标。为了保持商标的生命力,商标法第四十九条规定,任何主体可以申请撤销无正当理由连续三年闲置不使用的注册商标。这就是我们经常听到的“商标撤三”制度。如果商标注册人不以使用为目的囤积商标,导致商标长期不能实现区分商品/服务来源的功能时,该商标将重新回到公有领域,方便他人申请注册。

撤三制度是为了鼓励和督促商标权人积极使用注册商标。商标权人收到撤三答辩通知(即《关于提供注册商标使用证据的通知》)勿慌张,积极提供使用证据进行答辩,应对商标保卫战。


【案例】(2018)京行终4315号

在第3760714号“玛莎拉蒂”商标撤销复审行政纠纷案中,商标评审委员会针对玛莎拉蒂公司的商标撤销复审申请作出决定,对刘培林持有的第3760714号“玛莎拉蒂”商标(核定使用在第40类“服装制作;皮革上色;裘皮定形;裁剪服装;裘皮时装加工;皮革修整;裁剪衣服;裘皮上光;皮革加工;裘皮染色”上)予以撤销。权利人不服该决定,向北京知识产权法院提起诉讼,并提交了商标许可合同、村委会证明、服装加工合同及订单、证明及税收完税凭证,刘培林工厂外的“玛莎拉蒂”牌匾制作数据及照片以及工厂内外照片等证据,用来证明对诉争商标的使用情况。一审法院认为刘培林提交的证据可以证明在诉争商标在指定期间于核定服务上进行了使用,商标评审委员会认定的结论有误,应予纠正。商标评审委员会不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉,二审法院判决驳回上诉,维持原判。

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二、注册商标成为通用名称的被撤销风险‍


为了实现识别商品来源的功能,商标必须具备显著性。注册商标成为其核定使用的商品的通用名称(包括全称、简称、缩写、俗称等),将面临被撤销的风险。被淡化为商品通用名称的注册商标,不仅不能实现指示商品来源的核心功能,不能保障消费者认牌购物的基本需求,还会阻碍同业经营者的使用,损害同业经营者的利益。在现实中,由于权利人缺乏商标管理或使用不当导致注册商标逐渐沦为商品通用名称,比如“席梦思”、“U盘”、“阿司匹林”等商标。商标权人积累多年的商标价值也因此付诸东流。故在日常商标使用中,应当对预防商标通用化给予足够的重视。


【案例】(2022)京行终2号

在“千页”“千页豆腐”商标权撤销复审行政纠纷案中,诉争的“千页”商标权利人典发公司存在以下使用行为:

• 在公司网站将“千页豆腐”作为商品名称使用;

• 在使用“千页”“千页豆腐”注册商标时,多会同时使用“典发食品”等其他注册商标;

•“千页豆腐”系作为商品名称出现和使用:典发公司生产的千页豆腐在2009年获评“中国优质产品” 2010年典发公司产品名称为“典发食品牌千页豆腐”获评苏州名牌产品;

• 典发公司销售经理在2012年10月18日《中国食品报》刊登的《千页豆腐出路在何方?》一文中被采访时陈述“提起千页豆腐没有人不知道典发”。

北京市高级人民法院认为,现有证据能够证明,至迟在国家知识产权局审查和原审法院审理本案之时,包括消费者和同业经营者在内的相关公众已普遍认为“千页豆腐”指代的是一类豆腐商品或豆腐制品,且上述认知并不限于特定地域,而是全国范围内的普遍现象,“千页”“千页豆腐”已成为“豆腐;豆腐制品”商品上约定俗成的通用名称。故诉争商标作为一个整体使用在“豆腐;豆腐制品”商品上,已无法发挥商标应有的识别商品来源的作用,应当予以撤销。

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三、注册商标专用权不能获得充分的民事保护


注册商标的专用权以核准注册的商标图样和核定使用的商品或服务为限。如果商标权人对注册商标进行变形、拆分和组合,实际改变了商标的显著特征,改变后的商标已经不同于注册商标。该情况下,商标权人并未实际使用注册商标,其对改变后的商标图样进行的宣传推广等品牌培育与原注册商标无关联。在商标维权案件中,如果权利人不能证明此前三年内实际使用过注册商标,也不能证明因侵权行为受到损失,被控侵权人无需承担赔偿责任。同时,如在民事诉讼案件中法院做出商标注册人未实际使用注册商标的认定,可能会被其他利害关系人作为向商标局申请撤销该注册商标的依据。


【案例】(2022)苏02民终652号

茅台酒公司主张黔国公司等侵害第7260808号“MAOTAIZHEN”注册商标使用权。法院认为:被控侵权产品属于白酒类产品,与茅台酒公司主张的注册商标核定使用的商品类别均属于同一种商品。被控侵权产品上对应标识与茅台酒公司的第7260808号注册商标比对:两者均为拼音字母排列,拼音及字体完全相同。黔国公司辩称茅台酒公司并未实际使用第7260808号注册商标,因茅台酒公司未能举证证明此前三年内实际使用过该注册商标,也未证明因侵权行为受到其他损失,故被控侵权人无需承担赔偿责任。


四、可能侵犯他人注册商标专用权‍


注册商标的重要信息不仅包括商标图样,还包括核定的商品或服务。商标申请人按照规定的商标分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,这种分类申请模式使得相同或相近的商标图样在不同的商品类别中可能存在多个不同的注册商标权利人。

商标权人超核定使用的商标类别使用注册商标,可能侵犯他人的注册商标专用权。此外,商标权人未严格按照商标注册证记载的商标标志使用其注册商标,而是随意对注册商标进行变形、拆分或组合,导致其实际使用的商标与他人的注册商标相同或近似,容易使消费者产生混淆,构成商标侵权。


【案例】(2021)粤16民初277号

被告销售与原告欧派公司第4378572号“欧派”注册商标相同类产品的“欧派高”抽油烟机时,未正确使用其产品注册商标“欧派高”,反而在商品名称中的文字介绍使用“欧派高档”宣传其产品,刻意改变该商标标识的“欧派高”文字组成,突出“欧派”“高档”的文字表述,主观上存在明显过错,客观上亦容易造成相关公众对被告产品来源的混淆。法院认为,被告的行为侵犯欧派公司的涉案商标专用权。

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五、其他法律风险


(1)自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,存在注册商标被商标局撤销的风险。

(2)商标权人改变注册地址,未及时办理变更手续,存在因无法正常收到商标局寄送的文件而未能在通知的期限内进行答辩或申请复审导致商标权丧失等风险。

(3)商标权人未在《商标法》规定的期限内办理商标续展手续的,存在注册商标被注销的风险。

(4)将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的,违反《商标法》第十四条第五款之规定,存在被地方工商行政管理部门责令改正及罚款的风险。

如:某公司在公交车车身侧面发布“中国驰名商标、古南丰、徽派黄酒领袖、省级非物质文化遗产—本坊小缸酿造技艺”广告,违反《商标法》规定,被当地市场监管部门责令当事人停止违法行为,罚款10万元。

(5)许可他人使用其注册商标的,许可人(即商标权人)应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料,商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。如商标权人进行重复授权,未备案的在先被许可人无权要求在后的善意第三人停止使用相关商标。


商标使用合规建议

  • 按照商标注册证记载的商标图样进行使用,不随意更改。

  • 在核准注册的商品或服务上使用,不超范围使用。

  • 使用商标时区分商标与商品名称,防止通用化。如明确××牌××;在宣传中说明“××商标为××公司注册商标”等。

  • 如商标注册信息(如注册人名义、地址等)发生变更,立即办理商标变更手续,变更商标信息。

  • 按时办理商标续展。在商标有效期满前十二个月内办理续展手续,或者在商标有效期满后六个月内即宽展期内申请续展注册。

  • 定期收集并保存商标使用的材料,如广告投放合同、宣传物料制作合同、销售合同及对应发票、许可合同等。

  • 及时对侵犯商标权的行为进行维权,尤其是防止商标被淡化为通用名称。

  • 作为被许可人,获得他人商标授权前核查该商标的注册信息、质押情况、涉诉以及其他授权事项,注意检查许可合同中许可人备案义务条款等。



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提起商标撤三前,建议进行如下评估:

1、核查商标注册人是法人还是自然人。

如果是自然人,商标被闲置的可能性较高。

2、核查商标注册的地址和实际经营的地址是否一致。

如果不一致,那商标注册人有可能无法及时接收商标局下发的通知,不能及时作出回应,从而被撤销。

3、核查商标核定使用的商品/服务与营业范围的关系。

如果拟申请撤三的商标是注册人主营业务所在类别上的商标,则撤三成功率较低;如果是注册人在非营业范围上注册的防御性商标,则撤销可能性相对较高。

4、如商标核定使用的商品/服务涉及到特定的行业,核查权利人是否有经营资质。

比如食品、药品行业,如果商标注册人没有相关资质,即代表无法正常使用商标。


收到商标撤三答辩通知后,应确保用以证明商标使用的证据:

1、显示使用的商标标识和核定使用商品/服务类别;

2、显示使用日期,并且该日期处于撤销申请日往前推算三年内;

3、体现商标注册人或被许可使用人在我国地域范围内使用。